Jak skutecznie zabezpieczyć swoje prawa w umowie o wykonanie logo?

Zawarcie umowy o wykonanie logo nie zawsze łączy się z nabyciem przez zlecającego majątkowego prawa autorskiego do tego dzieła. Tymczasem posiadanie majątkowego prawa autorskiego do logo jest dla firmy niezwykle istotne, co najmniej z trzech powodów, o których będzie mowa w niniejszym artykule.

Po pierwsze, posiadanie majątkowego prawa autorskiego do logo warunkuje rozporządzanie tym dziełem. Po drugie, uprawnienia do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, wreszcie  po trzecie, podmiot autorskich praw majątkowych ma prawo decydowania o wykorzystaniu znaku graficznego lub jego przeróbek w charakterze znaku towarowego.

Większość działających na rynku firm ma swoje logo, rozumiane jako znak handlowy o charakterze graficznym i używany przez firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od konkurencji.

Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót, jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Logo spełnia funkcję reklamową, bowiem jest identyfikowane z daną firmą oraz oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2008, III SA/Wa 623/08).

Zawarcie umowy o wykonanie dzieła w postaci logo nie zawsze łączy się z nabyciem przez zlecającego majątkowego prawa autorskiego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017, sygn. akt I ACa 110/16, brak w umowie wyraźnych postanowień o przeniesieniu majątkowych praw autorskich, ze względu na formę pisemną ad solemnitatem wymaganą dla przeniesienia majątkowych praw autorskich powoduje, że prawa autorskie majątkowe pozostają przy twórcy i można jedynie uznać, że doszło do konkludentnego udzielenia licencji niewyłącznej. W takim przypadku twórca logo nadal posiada prawo do korzystania z logo (utworu) i rozporządzania nim na wielu polach eksploatacji, co więcej, ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Umowa o wykonanie logotypu powinna regulować jednocześnie przeniesienie autorskich praw majątkowych na zamawiającego. Strony zawierając umowę o dzieło, której przedmiotem jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego, nie mają obowiązku zawierania dwóch oddzielnych umów. Wystarczy do umowy o dzieło włączyć zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na zamawiającego (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2015, II UK 184/14). Umowa o wykonanie logo, która zarazem reguluje przekazanie majątkowych praw autorskich, wymaga zapisów przekazania tych praw na wszystkich polach eksploatacji, dlatego przed podpisaniem umowy warto skonsultować ją z doświadczonym w tym zakresie prawnikiem.

Jeżeli natomiast doszło do wykonania logo na podstawie umowy, w której brak jest regulacji dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, można uregulować tę kwestię w drodze kolejnej umowy lub poprzez zawarcie umowy licencyjnej.

Wykładnia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „u.p.a.p.p.”), umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej.

Warto wskazać, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak każda umowa wzajemna, podlega wykładni zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z art. 65 Kodeksu cywilnego (dalej: „k.c.”), mając na celu ustalenie zgodnego zamiaru stron i celu umowy. Nie ma przy tym żadnych przeszkód do stosowania wykładni do umów zawartych w trybie przewidzianym w art. 64 u.p.a.p.p. (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013, sygn. akt I ACa 852/13). Dokładne określenie w kontrakcie zakresów pół eksploatacji utworu jest niezwykle istotne. Opierając się na ogólnych zasadach wykładni umów, zachowanie stron interpretuje się stosownie do okoliczności, w których zostało dokonane, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów, przy czym należy badać raczej zgodny zamiar stron i cel umowy, niż jej dosłowne brzmienie (art. 65 k.c.). Przez zgodny zamiar stron należy rozumieć wspólne uzgodnienie istotnych dla danego typu czynności prawnej postanowień. Wiążący sens oświadczeń woli wymaga, aby zarówno składający i odbierający oświadczenie rozumiał go tak samo. Jeżeli strony nie przyjmowały tego samego znaczenia oświadczenia woli, ważny jest punkt widzenia odbiorcy, który z należytą starannością dokonuje wykładni zmierzającej do odtworzenia treści myślowych osoby składającej oświadczenie woli (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017, sygn. akt I ACa 110/16).

Licencja wyłącza czy niewyłączna?
Umowa licencyjna charakteryzuje się udzielaniem przecz licencjodawcę (posiadającego majątkowe prawa autorskie do utworu) na rzecz licencjobiorcy upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych polach eksploatacyjnych z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania (art. 67 ust 1 u.p.a.p.p.). W przypadku wprowadzenia do umowy odpowiedniego postanowienia co do wyłącznego charakteru licencji, bądź postanowienia, które wyraźnie wskazuje na sprzeciwienie się udzielaniu dalszych licencji przez licencjodawcę można zakwalifikować taką umowę jako umowę licencji wyłącznej. W zakresie umowy licencyjnej wyłącznej ustawa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, aby podkreślić wyraźną wolę stron zawarcia takiej umowy.

Natomiast umowa licencji niewyłącznej nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób, a jej udzielenie nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji. Oświadczenia stron w przypadku licencji niewyłącznej mogą być złożone w dowolnej formie, także w sposób dorozumiany (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015, I ACa 479/15).

Podsumowanie
Posiadanie majątkowego prawa autorskiego do logo jest dla firmy niezwykle istotne w zakresie rozporządzanie tym dziełem, ale przede wszystkim wiąże się z uprawnieniem do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Warto wskazać, że to podmiot autorskich praw majątkowych do znaku graficznego ma prawo decydowania o wykorzystaniu tego znaku lub jego przeróbek w charakterze znaku towarowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1988, II CR 143/88).